Aranzadi.es

Extraído de: Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial

La tutela “sui generis” de las bases de datos

Revista de Derecho Patrimonial, nº 21, 2008

1 Introducción

En las últimas décadas hemos observado cómo se ha incrementado notablemente la producción de bases de datos (tangibles o intangibles), cuya consulta de la información convenientemente almacenada y tratada en ellas nos ha facilitado sobremanera nuestro trabajo, convirtiéndose, sin lugar a dudas, en una esencial herramienta en la sociedad del conocimiento.

El 1 de abril de 1998 entró en vigor la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, la cual, en concreto, en sus arts. 7 a 11, vino a colmar una laguna existente en todas las legislaciones de los países comunitarios. El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI) resultaría, consiguientemente modificado por la Ley de 1998.

Fue doble la finalidad perseguida por el legislador europeo: por un lado, homogeneizar la política legislativa de todos los países UE con respecto a la protección de las bases de datos dentro del ámbito de la propiedad intelectual [Irlanda incumplió el mandato de incorporar la Directiva a su Derecho nacional; vid. STJCE (Sala primera) de 11 de enero de 2001 ( TJCE 2001\4) ]; por otro, establecer un nuevo sistema de protección mediante el reconocimiento de un derecho «sui generis» tendente a salvaguardar las inversiones sustanciales en las que incurren los fabricantes de bases de datos y, de este modo, fomentar y proteger las inversiones en los sistemas de almacenamiento y tratamiento de datos, las cuales contribuyen al desarrollo del mercado de la información.

Las bases de datos son definidas legalmente como recopilaciones o colecciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma (art. 1.2 Directiva y art. 12.2 LPI).

Conozcamos la tutela que el legislador concede a las bases de datos de la mano de la doctrina jurisprudencial que, a partir de la Ley 5/1998 y hasta nuestros días, han sentado nuestros tribunales en torno a ella.

2 La aplicación retroactiva de la Ley 5/1998

Debemos comenzar, ante todo, por una cuestión de Derecho Transitorio que se planteó en el pleito enjuiciado por la célebre (y extensa) SJPI núm. 13 de Madrid, de 24 de julio de 2001 ( AC 2001\1172) , promovido por la Editorial Aranzadi, SA contra El Derecho Editores, SA sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en concreto, el derecho «sui generis» sobre bases de datos, y competencia desleal por el trasvase de los Fundamentos de Derecho de las resoluciones del Tribunal Supremo en sus distintas Salas del período 1982-1993 de la base de datos de la actora a la de la demandada con anterioridad al día 1 de abril de 1998, fecha de entrada en vigor de la Ley 5/1998.

Vayamos directamente a la cuestión que ahora nos ocupa, sin perjuicio de ulteriores y repetidas alusiones que realizaremos al citado asunto judicial.

Se reproduce, a continuación, el FJ 11º de la sentencia apenas mencionada: «La cuestión a dilucidar, vistas las coincidencias de ambas bases de datos, es determinar si es de aplicación o no la Ley 5/1998, de 6 de marzo ( RCL 1998\620) , de incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo 1996 ( LCEur 1996\640) , sobre protección jurídica de las Bases de Datos, por el que se da nueva redacción al artículo 12 y añade el Título VIII al libro II "Derecho 'sui generis' sobre las bases de datos" (artículos 133 a 137) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (RCL 1996\1382) (en adelante Ley 5/1998) .

Pues bien, a este respecto, dos son las tesis de las partes de la presente litis, la de la demandada, al entender que al entrar en vigor la Ley 5/1998 el 1 de abril de 1998, de conformidad a lo establecido en la disposición final única de la citada Ley, no pueden ser aplicables los artículos 133 y siguientes al supuesto de autos por cuanto el trasvase de datos de una base a otra sería, en todo caso, anterior a 1 de abril de 1998. Por la parte actora se mantiene la aplicación de la Ley 5/1998, por cuanto ha de tenerse en cuenta las disposiciones transitorias decimosexta a decimoctava, y a su vez, por cuanto las bases de datos objeto de la presente litis, según el suplico de la propia demanda, fueron comercializadas por la demandada con posterioridad al 1 de abril de 1998.

Ante tales planteamientos, varias son las cuestiones que se nos plantean, en primer lugar hemos de reproducir lo establecido en las disposiciones transitorias 16ª y 17ª, así la disposición transitoria decimosexta de la Ley 5/1998 establece:

"La protección prevista en el artículo 133 de la presente Ley, en lo que concierne al derecho 'sui generis', se aplica igualmente a las bases de datos cuya fabricación se haya terminado durante los quince años precedentes al 1 de enero de 1998 siempre que cumplan en dicha fecha los requisitos exigidos en el artículo 133 de la presente Ley.

2. El plazo de quince años de protección sobre las bases de datos a que se refiere el apartado anterior se contará a partir del 1 de enero de 1998".

Y la disposición transitoria decimoséptima establece:

"La protección prevista en las disposiciones transitorias decimoquinta y decimosexta se entenderá sin perjuicio de los actos concluidos y los derechos adquiridos antes del 1 de enero de 1998".

Ante estas disposiciones hemos de traer a colación la doctrina de la STS 1ª de 15 de febrero de 1990 ( RJ 1990\686) al establecer "El Derecho transitorio, lejos de la distinción entre normas dispositivas y de derecho estricto o excepcional, tienen como único objeto combinar el derecho y situación anterior a la promulgación de la nueva ley con ésta, sin atenerse a criterios fijos, sentando normas que eviten la inseguridad jurídica que podría causarse de no establecerse normas transitorias, y estas normas han de ser interpretadas conforme a principios de literalidad y lógica de los textos". Si trasladamos esta doctrina a las disposiciones transitorias transcritas, y si de una mera lectura de la disposición transitoria decimosexta apartado 1, sin tener en cuenta el núm. 2, y la disposición transitoria decimoséptima, pudiera llegarse a la conclusión que se da una eficacia retroactiva plena al nuevo derecho, "ex tunc", desde el momento de fabricación de la base de datos, si ésta se produjo después del 1 de enero de 1993; para evitar dicha interpretación, lo que supondría una retroactividad de grado máximo, tanto el legislador comunitario y, a su vez, el español, en el núm. 2 de la disposición transitoria 16ª 2 establece que el plazo de 15 años se contará a partir del 1 de enero de 1998, ésto quiere decir, que la retroacción a los quince años anteriores al 1 de enero de 1988 es para el objeto de protección, es decir, la base de datos, pero no para la eficacia de dicha protección, que comienza a partir del 1 de enero de 1998, es decir, los artículos 133 y siguientes no tienen eficacia retroactiva, su régimen se aplica a partir de la fecha límite de transposición de la Directiva (1 de enero 1998) para asegurar en el futuro la armonización comunitaria, pero no sólo en relación a las bases de datos creadas a partir del 1 de enero de 1998, sino también a toda base de datos fabricada a partir del 1 de enero de 1983 y que a fecha de 1 de enero de 1998 cumpla los requisitos de los artículos 133 y siguientes de la Ley 5/1998, dejando a salvo los actos concluidos y los derechos adquiridos con anterioridad a dicha fecha.

Por lo tanto, si la Base de Datos de Jurisprudencia de Aranzadi cumpliera al 1 de enero de 1998, los requisitos de los artículos 133 y siguientes, que posteriormente hemos de concretar, al estar dentro del período de retroacción en relación al objeto de protección, podrá, "prima facie", solicitar la eficacia de dicha protección a partir del 1 de enero de 1998, en relación a otras bases de datos que transgredan el derecho "sui generis" de los mencionados preceptos; sin que pueda alegarse derechos adquiridos por la demandada, por cuanto no existe ningún contrato entre las partes, ninguna relación por la que se le permitiera a la demandada la utilización, pues de existir, es claro, no serían aplicables los nuevos preceptos, ni tampoco podemos decir que nos encontremos ante un supuesto de actos concluidos, por cuanto aparte de la discusión doctrinal sobre la diferencia entre derechos adquiridos y actos concluidos no del todo clara, como tampoco lo está la referencia a los "actos ya realizados" de la disposición transitoria octava referida a los programas de ordenador; es lo cierto que la protección que se solicita en los presentes autos se refiere a las versiones de la Base de Datos de El Derecho Editores posteriores a 1 de enero de 1998, así el propio suplico de la demanda, y el hecho de que se hubiera producido el trasvase con anterioridad al 1 de enero de 1998, ello no implica que se haya concluido la utilización por la demandada, por cuanto se continúa en el tiempo a través de las posteriores versiones y actualizaciones, posteriores a 1 de enero de 1998, que continúan conteniendo las resoluciones traspasadas de una base a otra, y las sentencias extraídas en el Reconocimiento Judicial con peritos en relación a la Base de Datos del Derecho lo ha sido de las versiones 3/1998 (Documento 17 J de la demanda) y posteriores, todas ellas fabricadas y comercializadas a partir del 1 de abril de 1998.

A su vez, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional que tiene su primera manifestación en la STC 6/1983, de 4 de febrero ( RTC 1983\6) , ha de distinguirse entre: una retroactividad de grado máximo, que se aplica a la relación o situación básica creada bajo el imperio de la norma antigua y a todos sus efectos, consumados o no, una retroactividad de grado medio, en la que la nueva norma se aplica a los efectos nacidos con anterioridad pero aún no consumados o agotados; y, en fin, una retroacción de grado mínimo, en la que la nueva normativa sólo tiene efectos para el futuro aunque la relación o situación básica haya surgido conforme a la norma anterior. Esta retroactividad de grado mínimo o impropia, en la que se pretenden anudar efectos "ex novo" a situaciones producidas con anterioridad a la propia norma, es aceptada pacíficamente por el Tribunal Constitucional, ya que se trata de una retroactividad impropia, en la que la norma incide sobre situaciones o relaciones jurídicas no concluidas ( SSTC 42/1986 [ RTC 1986\42] , 99/1987 [ RTC 1987\99] , 227/1988 [ RTC 1988\227] , 210/1990 [ RTC 1990\210] , 182/1997 [ RTC 1997\182] entre otras muchas) .

De esta doctrina y cohonestándola con la disposición transitoria decimoséptima, que sólo establece la excepción en relación a los derechos adquiridos o actos concluidos con anterioridad al 1 de enero de 1998 así como en el supuesto de autos nos encontramos ante actos que se continúan en el tiempo en las distintas actualizaciones, pues en todas ellas se incluyen las resoluciones del Tribunal Supremo en sus distintas Salas en el período 1982-1993, después de la entrada en vigor de la Ley 5/1998, aunque el hecho del trasvase de tales resoluciones de una base de datos a otra fuera anterior, situación básica de la que habla la doctrina Tribunal Constitucional, habría de entenderse que la nueva ley es aplicable a la situación actual y no concluida a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley. Y contra esta interpretación no puede alegarse que se infringen los principios de irretroactividad de los artículos 2.3 Código Civil y 9.3 CE ( RCL 1978\2836; ApNDL 2875) , por cuanto como ya queda reflejado por la doctrina del Tribunal Constitucional la retroactividad impropia es pacíficamente aceptada por el Alto Tribunal, y a su vez, como es doctrina jurisprudencial reiterada SSTS 1ª 3 de mayo 1963 ( RJ 1963\2463) , 7 de mayo de 1968 ( RJ 1968\2430) , 3 de junio 1995 ( RJ 1995\4595) y 1998, el principio "tempus regit actum" quiebra cuando en las propias normas se dispone lo contrario, y como hemos establecido de la disposición transitoria 17ª se deriva que no pueden ser objeto de exclusión de la protección de los artículos 133 y siguientes, en relación a actos no concluidos.

En consecuencia, "prima facie", siempre que la Base de Datos de Jurisprudencia de Aranzadi cumpliera al 1 de enero de 1998 los requisitos del artículo 133 Ley 5/1998, sería aplicable frente a los actos no concluidos realizados por la demandada».

En el FJ 12º de la Sentencia el JPI concluyó que la Base de Datos de Jurisprudencia de Aranzadi tenía, al 1 de enero de 1998, los requisitos necesarios para ser objeto de protección a los efectos del derecho «sui generis» a los efectos arts. 12 y 133 y ss. de la LPI (en la redacción dada por la Ley 5/1998).

3 La protección jurídica de las bases de datos a través del derecho de autor y del derecho «sui generis»

El art. 12.1 LPI establece:

«1. También son objeto de propiedad intelectual, en los términos del Libro I de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos.

La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos».

De este modo, el legislador atribuye la tutela prevista por el derecho de autor a las bases de datos en sí mismas, esto es, con independencia de sus contenidos (protegidos -v. gr. artículos doctrinales, para cuyo almacenamiento en la base será preciso, naturalmente, el consentimiento de sus titulares- o no -vgr. textos legales o resoluciones judiciales-), en función de la selección y sistematización de aquéllos, lo cual constituye una creación intelectual original («originalidad» entendida en sentido amplio) propia del autor.

Se protege, por tanto, la forma personal en la cual el autor ha estructurado y dispuesto el contenido de la base de datos, pero no el propio contenido ni tampoco el software que permite la utilización de aquélla ex art. 12.3 LPI.

Con independencia del derecho de autor sobre la base de datos, ya reconocido con anterioridad a 1998, el legislador crea un derecho de propiedad intelectual completamente nuevo, procedente del Derecho escandinavo, que conviene en llamar derecho «sui generis» y que protege, según dispone el art. 133 LPI «la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación, o presentación de su contenido».

Así las cosas, se dispensa una doble protección legal a las bases de datos, acerca de la cual han tenido ocasión de pronunciarse nuestros tribunales.

La SJPII núm. 2 de Porriño (provincia de Pontevedra) de 11 de noviembre de 2002 ( AC 2002\1739) enjuició un caso en el que la entidad Programación Integral, SA (parte actora) descubrió la existencia en el mercado de otra empresa TLR Soft, SL (la demandada) que ofertaba un producto muy similar al suyo (bases de datos de fabricantes de diversos sectores que permitían al usuario acceder a información de sus catálogos y tarifas), llegando a apreciar la existencia de un posible aprovechamiento de los contenidos de sus bases, razón por la cual interpuso contra TLR Soft, SL demanda por violación de la propiedad intelectual y competencia desleal.

La Juzgadora afirmaba en el FJ 4º de la sentencia: «las bases de datos conforme a la Ley 5/1998 ( RCL 1998\620) pueden resultar protegidas en una doble vertiente, mediante el derecho de autor, lo protegido entonces es la estructura original de la base de datos, en cuanto a la selección o disposición de sus contenidos mismos, artículo 12.1 párrafo segundo: "La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensible a éstos", en cuanto a la protección como derecho de autor, se protege a las bases de datos en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensible a éstos», en cuanto a la protección como derecho de autor, se protege a las bases de datos en cuanto es una obra en sí misma considerada, al establecerse en su artículo 12.2 párrafo primero "y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales"; y por otro lado, se protege en cuanto a la inversión (dineraria, tiempo, etc.) y éste es el derecho "sui generis" de los artículos 133 y siguientes, prescindiendo de la originalidad, por cuanto lo que se pretende evitar es la apropiación de los resultados conseguidos por el fabricante con su esfuerzo e inversión, de ahí la dicción del artículo 133; y el derecho es el del artículo 133.1 párrafo segundo LPI, al establecer "mediante el derecho al que se refiere el artículo anterior, el fabricante de una base de datos, definida en el artículo 12.2 del presente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte cuantitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo" ( SAP Madrid de 24 de julio de 2001 [ AC 2001\1172] )» .

La entidad demandada, condenada al cese de los actos de competencia desleal y violación de propiedad intelectual realizados, con prohibición de reanudarlos, a la remoción de los efectos desleales producidos por el acto desleal ordenando la retirada del comercio de los ejemplares del producto comercializado o de cualquier otro que, con distinta denominación, reprodujese su contenido en cuanto incorporasen material cuya explotación correspondiera exclusivamente a la actora y al resarcimiento de los daños causados, así como al pago de las costas, interpuso recurso de apelación ante la AP de Pontevedra (Sección 1ª), que en su Sentencia de 6 de octubre de 2003 ( AC 2004\41) , estimatoria del mismo sólo en materia de costas, concluye en su FJ 1º: «Así las cosas, queda claro que no debe confundirse el derecho "sui generis" con el derecho de autor sobre la propia base ni con los posibles derechos sobre su contenido, pues lo que aquel protege, como comenta B. L., "no es la base de datos resultado de una inversión sustancial, sino la propia inversión sustancial", concluyendo el mismo autor que "por tanto, tendiendo en cuenta ambos párrafos (del art. 133-1°), debemos interpretar que el objeto protegido es la totalidad o una parte sustancial de una base" (B. L., Miguel Ángel: "El derecho 'sui generis' del fabricante de bases de datos").

A esta conclusión se llega, asimismo, teniendo en cuenta la dicción literal del art. 133.4° LPI el cual reza "El derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado 1 se aplicara con independencia de la posibilidad de que dicha base de datos o su contenido este protegida por el derecho de autor o por otros derechos. La protección de las bases de datos por el derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior aparado 1 se entenderá sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido".

Así pues. Queda claro que con el derecho "sui generis" se busca el daño comercial que puedan producir las extracciones o usos de partes sustanciales de una base de datos, es decir, protege la inversión en la base de datos cuando alguien se aprovecha de este esfuerzo económico o laboral para confeccionar con el material ajeno, sin su autorización, su propia base de datos, introduciéndola en el mercado dañando al primer productor».

Y continúa, viéndose obligado el Tribunal a marcar una nítida separación entre ambos derechos, a la vista de la confusión padecida al respecto por la empresa demandada-apelante: «… las diferencias entre el derecho "sui generis" y el derecho de autor las pone de manifiesto también B. L. al comentar que contrariamente a lo realizado por el Legislador alemán, nuestro legislador evita toda relación entre el derecho "sui generis" y el derecho de autor, por esta razón, no existen en el TRLPI remisiones entre ambos sistemas de protección, excepto en relación con el agotamiento del derecho de control de las ventas sucesivas. Las diferencias más destacables entre el derecho del fabricante surge con la finalización del proceso de fabricación, y no con la ejecución del acto de creación. La titularidad del derecho "sui generis" le corresponde al fabricante y no al autor. Las facultades del fabricante son únicamente de carácter patrimonial, frente a las facultades de carácter patrimonial y moral de los autores. El contenido de éstas también presenta diferencias; pese a que existen notables coincidencias entre las facultades de extracción y de neutralización y las facultades de reproducción, distribución y comunicación pública. Los plazos de protección, también difieren en la forma de computarlos. Asimismo los límites presentan notable disimilitudes y, por último, las transmisión del derecho "sui generis" es una cesión de derechos normal que no se ve contrariada por la normativa aplicable a la transmisión de los derechos de los autores (página 182 de la obra anteriormente reseñada)» (FJ 1º).

Así las cosas, en tanto el derecho de autor sobre la base de datos protege la forma personalmente ideada por su creador, entendida como estructura arquitectónica de la compilación, el derecho «sui generis» garantiza la inversión efectuada en ella, incluso, si la base de datos carece de toda originalidad.

Son, por tanto, derechos autónomos, que pueden existir por separado (lo que nos conduciría a la distinción entre bases de datos «originales» y bases de datos «no originales» o «de inversión») o bien concurrir en la misma base de datos, tal y como se deduce del art. 133.4º LPI (v.gr. el derecho del autor sobre la base, el derecho de autor sobre el contenido y el derecho «sui generis» del fabricante).

Resulta muy llamativa la postura excesivamente patrimonialista adoptada por el legislador, que ha considerado que el esfuerzo tecnológico, estratégico y de diseño, humano, en definitiva, la inversión de tiempo, dinero y trabajo por parte de las empresas creadoras de las bases de datos requiere cierto reconocimiento y compensación, de ahí que haya optado por el reconocimiento ex novo de este peculiar derecho «sui generis», muestra indudable de la adaptación de la propiedad intelectual a los nuevos fenómenos económicos y al nacimiento de una nueva industria cultural que reclama una tutela jurídica adecuada y eficaz.

El legislador otorga un derecho al fabricante de una base de datos en cuanto inversor de cantidades ingentes de dinero y esfuerzo, concediéndole una ventaja empresarial para competir en el mercado al margen completamente de su personalidad creativa. De este modo, las bases de datos están protegidas ex lege en consideración, exclusivamente, al esfuerzo y riesgo económico afrontados por el database maker para la recopilación de información y sus contenidos, un premio al «sudor de la frente», al tiempo que dicha tutela jurídica constituye una fórmula disuasoria de una eventual extracción y reutilización del contenido de la base de datos por parte de terceros no autorizados a muy bajo coste.

Si nos detenemos un momento a pensar descubriremos qué ha impulsado al legislador a tomar dicha decisión de política económica.

Las bases de datos, en su mayoría, se componen de materiales que, por sus características, son excluidos de la protección del derecho de autor (legislación, jurisprudencia, referencias bibliográficas, etc.), siendo, por consiguiente, sumamente fácil copiar y extraer impunemente dicho contenido sin que el fabricante de la base de datos encuentre suficiente amparo por parte de la normativa de derecho de autor, lo que le desincentivaría a la hora de decidir la confección (y lo que ello consigo lleva) de una base de datos.

Plenamente consciente de que esta situación es poco favorable para el desarrollo de la industria de la información y, por tanto, para el acceso al conocimiento a través de las bases de datos, el legislador crea este nuevo derecho, un tanto artificial y extraño, que poco o nada tiene que ver con el clásico derecho de autor (a diferencia de éste, la obra protegida no se encarga de proyectar la personalidad del autor sino la inversión realizada, sin que la originalidad de su objeto sea condición esencial para que su titular disfrute de la protección dispensada por el art. 133 LPI, siendo, pues, dudoso su encaje dentro de la propiedad intelectual), razón por la cual es la propia Ley la que lo tilda, con cierta ambigüedad, de «sui generis» (un tertium genus entre los «derechos de autor» y los «otros derechos de propiedad intelectual»).

Así nos lo explica, con suma claridad, la ya citada SJPI núm. 13 de Madrid de 24 de julio de 2001 (caso Aranzadi-El Derecho): «Por lo tanto, se ampara en la inversión (aún sin originalidad) en la línea del "sweat of the brow o industrions collection" (sudor de la frente) americano, se protege no la creatividad, sino la inversión, esfuerzo o «sudor» empleado por el productor para generar la base de datos. La cuestión se ciñe a un análisis económico, si se introduce una base de datos en el mercado, se produce lo que los economistas denominan un "bien público", es decir, el consumo por una persona no excluye el consumo por otra, por lo tanto, si no se protege puede ocurrir que el mercado no produzca el volumen óptimo de innovación, por cuanto no existen incentivos para invertir en algo que los demás pueden usar libremente; ahora bien, puede ocurrir el problema contrario, si se protege en exceso puede producirse el problema contrario, en relación a la existencia de un monopolio de la información, pues al no ser libremente apropiable habrá que pagar por su uso o copia, lo que, en definitiva, generará un uso de la información sub-óptimo, porque el precio óptimo de un bien público es cero. En estos polos se mueve el derecho "sui generis" de protección de las bases de datos, se patrocina la inversión en la base de datos, con un derecho exclusivo, pero sin promover un auténtico monopolio sobre la información en sí misma, por cuanto no se priva el que se pueda recrear con medios independientes la información pública contenida en la base de datos» (FJ 12º).

De acuerdo con lo expuesto, esta fórmula ad hoc, que remunera, sin más, el importante esfuerzo y desembolso económico realizado, permite tutelar las bases de datos que, con gran frecuencia, no presentan las características de originalidad necesarias para justificar la aplicación del derecho de autor, pero que conllevan el desarrollo de una gran actividad empresarial que conduce al producto final que se presenta ante nosotros, el cual requiere, previamente, una laboriosa conformación y adecuada vertebración de la información que, de manera muy sencilla y especialmente en relación a las bases de datos electrónicas, puede plagiarse con tan sólo la combinación de unas pocas teclas de nuestro ordenador (bloquear, copiar y pegar) y con gastos considerablemente inferiores a los sufragados por el fabricante de la base de datos originaria.

Buena prueba de ello es lo ocurrido en el pleito Aranzadi contra El Derecho.

Por Acuerdo de 26 de mayo de 1997, el CGPJ convocó un concurso para proveer de bases de datos de jurisprudencia a todos los Jueces y Magistrados de España. Uno de los requisitos exigidos era que las bases de datos contuvieran todas las resoluciones del TS, en sus distintas Salas, del período 1986-1993. El Derecho Editores, al no disponer de dicha información, trasvasó dichas resoluciones judiciales de las bases de datos de jurisprudencia de la editorial Aranzadi a las suyas propias, compareciendo en el concurso. Por Acuerdo de 4 de diciembre de 1997 se resolvió el concurso a favor de El Derecho Editores, por ser su oferta la más económica de las presentadas, sólo posible debido al bajo coste afrontado con su ilícita «volcado» de los textos de las resoluciones de la base de datos de Aranzadi. Ello motivó que esta editorial jurídica promoviera un juicio contra El Derecho Editores, el cual concluyó con la SJPI núm. 13 de Madrid de 24 de julio de 2001 condenatoria de la entidad demandada.

  Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación El Derecho Editores, SA ante la AP de Madrid (Sección 10), siguiendo disfrutando, en tanto la sentencia de instancia no era aún firme, del reclamo publicitario que implicaba ser el único proveedor de la judicatura. El día anterior al señalado por la AP para deliberación y votación del recurso, la entidad apelante desistió del mismo, deviniendo, entonces, firme la sentencia de primera instancia y poniendo punto final a una lucha de casi siete años.

La justificación o fundamento del derecho «sui generis» es, por tanto, puramente económico.

En este sentido se pronuncia la SAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4ª), de 8 de marzo de 2004 ( AC 2004\514) , sobre un pleito en el que la entidad demandante había confeccionado una base de datos que incluía mapas con información referente a las Islas Canarias y, con posterioridad, tres ex empleados de la empresa constituyeron una sociedad que tenía en Internet un portal con el mismo objetivo que el de la actora, siendo muchos de los datos de su base iguales a los que integraban la página de la demandante.

La AP asevera que el art. 133 «sólo otorga protección legal al titular de una base o colección de datos cuando la haya "creado", y además esto le haya supuesto un determinado esfuerzo o inversión. El citado art. 133 de la LPI no protege el derecho a la titularidad de los datos en sí mismos, ya que suelen ser públicos, sino de la forma en que se ha confeccionado la base o colección, dando lugar a una creación original en cuanto al modo de seleccionar o disponer tales datos, y siempre que en ello se haya invertido, de forma sustancial, dinero o esfuerzo y trabajo que justifiquen tal protección legal» (FJ 2º).

Como puede comprobarse, la LPI supedita la protección jurídica en ella prevista al requisito de que la obtención, verificación o presentación del contenido de la base de datos haya requerido una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo y/o cualitativo. Será sólo dicho esfuerzo sustancial el que haga acreedor al fabricante de la base de datos de la protección dispensada por el derecho «sui generis» previsto en el art. 133 LPI.

Surge, de inmediato, una cuestión: ¿qué ha de entenderse por «inversión sustancial»?

Acerca de dicho concepto indeterminado resultan de sumo interés las cuatro SSTJCE (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2004 ( TJCE 2004\318, 319, 320 y 321) , recaídas en los asuntos C-46, C-203, C-338 y C-444, acerca de la interpretación de la Directiva 96/9/CEE, sobre protección jurídica de las bases de datos. Concretamente, se trata de procedimientos judiciales que traen causa de cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales de Reino Unido, Finlandia, Suecia y Grecia en relación a si unos calendarios deportivos (en particular, de partidos de fútbol y carreras hípicas) constituían o no bases de datos protegidas.

Las cuatro decisiones judiciales concluyeron que, a pesar de haberse realizado inversiones sustanciales, tanto desde un punto de vista cuantitativo como desde un punto de vista cualitativo, las bases de datos analizadas no eran dignas de la tutela «sui generis».

El Tribunal Europeo de Justicia realiza, en síntesis, las siguientes consideraciones comunes a los cuatro asuntos:

• El concepto de inversión destinada a la obtención del contenido de una base de datos, a efectos del art. 7, ap. 1, de la Directiva, debe entenderse en el sentido de que designa los recursos dedicados a la búsqueda de datos ya existentes y a su recopilación en dicha base. No incluye los recursos utilizados para la creación de los datos constitutivos del contenido de la base de datos.

• El concepto de inversión destinada a la verificación del contenido de la base de datos, a efectos del art. 7, ap. 1, de la Directiva, debe entenderse en el sentido de que se refiere a los recursos que, con vistas a garantizar la fiabilidad de la información contenida en la base de que se trate, se dedican al control de la exactitud de los datos buscados, tanto durante la constitución de la base de datos como durante el período de funcionamiento de ésta. No se incluyen en dicho concepto los recursos dedicados a operaciones de verificación durante la fase de creación de datos posteriormente reunidos en una base.

• La protección de las bases de datos a las que se refieren las sentencias -calendarios de partidos de fútbol y de carreras de caballos- por el derecho «sui generis» de la Directiva sólo sería posible si se hubiese producido una inversión sustancial en el almacenamiento, verificación o presentación de los datos contenidos en aquéllas, una vez que los mismos se hubiesen elaborado, pero no una inversión sustancial en la fase anterior de elaboración y determinación de esos datos (fechas, lugares, competidores).

Otro criterio orientador acerca del significado de «inversión sustancial» nos lo proporciona, en términos negativos, el Considerando 19 de la Directiva 96/9/CE: «la compilación de varias fijaciones de ejecuciones musicales en un CD… no representa una inversión suficientemente sustancial para acogerse al derecho "sui generis"».

Así las cosas y dado que no existe ningún parámetro objetivo que nos permita determinar el concepto de «inversión sustancial», será, en última instancia, el juzgador quien, en cada caso concreto, deba decidir cuándo la inversión, en términos cuantitativos y/o cualitativos, realizada por el fabricante de la base de datos es lo suficientemente «sustancial» como para ser merecedora de la tutela «sui generis» dispensada por la LPI.

4 Contenido del derecho «sui generis»

El derecho «sui generis» permite al fabricante de la base de datos «prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Este derecho podrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual» (art. 133.1, párr. 2º LPI).

Según el propio legislador, por «extracción» ha de entenderse «la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice» y por «reutilización» «toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias en forma de venta u otra transferencia de su propiedad o por alquiler, o mediante transmisión en línea o en otras formas» (art. 133.3º, b y c LPI).

De este modo, se otorga al titular de la base de datos un «ius prohibendi» con relación a la extracción y/o la reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la misma. Nuevamente surge un problema interpretativo acerca del carácter «sustancial» de la parte de la base de datos extraída y/o reutilizada.

Ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, es perfectamente posible elaborar una base de datos con idéntica información que otra ya existente pero habiendo accedido a la misma fuente de manera independiente y no a través del trasvase de datos de una a otra base. Y ello porque el derecho «sui generis» no recae sobre la información como tal; no existe ni puede existir un monopolio del saber.

A ello se refiere explícitamente la SJPI núm. 13 de Madrid de 24 de julio de 2001 en su FJ 12º: «la protección del derecho "sui generis" no es el derecho de autor sobre la base del artículo 12.1 LPI, ni sobre los posibles derechos sobre su contenido, sino la inversión para obtener y presentar dicho contenido, y lo que se está impidiendo es la extracción o la reutilización de este contenido, sin consentimiento o licencia, pero nada impide obtener y recabar la información por otros medios o fuentes, y emplearla de cualquier forma, sin que el titular del derecho "sui generis" pueda alegar su infracción o impedir el uso de un contenido que no le pertenece».

Por último, en el art. 134 LPI se regulan los derechos y obligaciones del usuario legítimo de una base de datos y el art. 135 LPI contiene una relación de excepciones al derecho «sui generis».

5 Su duración

El art. 136 LPI regula el momento en que inicia la protección legalmente dispensada al fabricante de la base de datos y la duración de la misma:

«1. El derecho contemplado en el artículo 133 nacerá en el mismo momento en que se dé por finalizado el proceso de fabricación de la base de datos, y expirará quince años después del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que haya terminado dicho proceso.

2. En los casos de bases de datos puestas a disposición del público antes de la expiración del período previsto en el apartado anterior, el plazo de protección expirará a los quince años, contados desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposición del público por primera vez.

3. Cualquier modificación sustancial, evaluada de forma cuantitativa o cualitativa del contenido de una base de datos y, en particular, cualquier modificación sustancial que resulte de la acumulación de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversión sustancial, evaluada desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, permitirá atribuir a la base resultante de dicha inversión un plazo de protección propio».

De conformidad con lo dispuesto en el precepto, aquellas bases de datos dinámicas que requieran una constante actualización sólo podrán reanudar el período de protección de quince años cuando su titular acredite (tal vez, mediante acta notarial o registro periódico de los cambios en el Registro de la Propiedad Intelectual) que se ha producido una «modificación sustancial» -evaluada cuantitativa o cualitativamente- del contenido de la base de datos (no, conforme a una interpretación literal de la norma, de la forma, v.gr. del sistema de indexación o en el tesauro, cuyo cambio, ha de entenderse, provoca la creación de una nueva base de datos) como consecuencia de haberse realizado una «nueva inversión sustancial».

6 Cuestiones probatorias

La prueba es, sin duda, el punto neurálgico de las controversias litigiosas en relación a la infracción de los derechos de los fabricantes de bases de datos.

La reclamación de la protección del derecho «sui generis» sobre las bases de datos encuentra, en la gran mayoría de los pleitos (por no decir en todos), una dificultad probatoria de la apropiación ilegítima de los datos y, en definitiva, de la inversión ajena. La obtención de la tutela jurídica depende, esencialmente, de la prueba.

En cuanto a la acreditación de la inversión financiera realizada, es vital que el fabricante de la base de datos lleve al día la contabilidad de sus inversiones, pues sobre él pesa la carga de probar la terminación de la base de datos y la demostración de si ha existido una «inversión sustancial» antes o después de su elaboración, acreditando el coste económico (p. ej. mediante facturas de proveedores participantes y documentos contables), el esfuerzo humano, la organización, etcétera.

Volvemos de nuevo a insistir en la indeterminación (y, por consiguiente, inseguridad jurídica) de la expresión legal «inversión sustancial», cuya concreción queda, exclusivamente, en manos del juzgador (a quien, dicho sea de paso, se le han de presuponer profundos conocimientos en el sector de las nuevas tecnologías).

Es muy necesario establecer unos parámetros objetivos que deban ser tenidos en cuenta a la hora de precisar cuándo una inversión es o no «sustancial». De utilidad pudieran ser, entre otros criterios, el tamaño y recursos de la empresa para cuantificar el esfuerzo realizado en la elaboración de la base de datos; si la inversión económica supera un determinado tanto por ciento del flujo de caja o de fondos (cash flow), de la empresa fabricante de la base de datos; el número total de horas trabajadas en las labores de obtención, verificación, análisis, interrelación y presentación del contenido de la base de datos (siendo, para ello, conveniente realizar periódicos depósitos notariales de los contenidos durante las diversas fases del proyecto con el fin de demostrar la evolución de la base de datos y la duración del trabajo realizado, así como cada vez que se ponga a disposición de los usuarios un contenido innovador); el tipo de fuente (pública o privada) utilizada para la obtención de la información contenida en la base de datos, etcétera.

Respecto a la prueba de la extracción y/o reutilización del contenido de una base de datos sin autorización, la lesión del derecho «sui generis» puede venir acreditada, tal y como reflejan las sentencias que aquí han sido analizadas, mediante informes periciales de tipo informático, telemático y estadístico y actas notariales.

En particular, constituyen un medio probatorio muy eficaz, no previsto en la LPI pero sí permitido, las llamadas «muescas notariales», esto es, un acta notarial que de fe pública de la introducción intencionada de errores inocuos, es decir, que no causen ninguna disfunción en la base de datos y que pasen desapercibidos, con el objeto de probar eventualmente en el futuro que un tercero no autorizado ha realizado un trasvase de los datos de una base a otra, reproduciendo también dichos errores. Tales gazapos se protocolizan ante Notario, haciendo constar dónde se han introducido para que sean claramente identificables ante un supuesto «volcado» de datos, así como la fecha.

Tales «trampas» fueron realmente decisivas en el caso Aranzadi-El Derecho para la victoria de la editorial demandante.

En relación al valor de la prueba, resulta interesante lo afirmado por la SJPI núm. 13 de Madrid de 24 de julio de 2001 en su FJ 10º: «no podemos dejar de señalar que estos errores estrictos coincidentes, como ha señalado la doctrina, son como las semillas ("seeds") de la base de datos para determinar su procedencia, semillas que pueden ser voluntarias o involuntarias, y si las examinadas en los presentes autos son las involuntarias, ello ha de entenderse refuerza la tesis del trasvase de datos de la base de Aranzadi a la de El Derecho, precisamente por la dificultad, prácticamente imposibilidad de que sean idénticos en las bases de haberse producido de forma independiente. Puede decirse que tal conclusión no es prueba plena, sin embargo, por las razones dadas la prueba plena no existe, máxime en este sector de las nuevas tecnologías, y, por tanto, la única manera de llegar a estas conclusiones es a través de estos indicios muy cualificados que nos dan los errores estrictos coincidentes e involuntarios (bien en el original mal en las bases de datos), que por su anormalidad nos han de llevar a las conclusiones reseñadas, y tales indicios muy cualificados se han tenido en cuenta por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, así la STS 1ª de 30 de julio de 1999 ( RJ 1999\5910) al establecer: "Estos indicios no se confunden con la prueba de presunciones, pues, a diferencia de éstas, que parten de un hecho cierto del que se extrae un hecho distinto (hecho presumido, como consecuencia lógica), los indicios son indicaciones no concluyentes, que no aportan certeza plena, pero sí verosimilitud a determinadas afirmaciones", de indicios suficientes a tenor de las reglas del criterio humano, STS 1ª 3 de febrero 1993 ( RJ 1993\801) , existencia de indicios muy cualificados por anormales, STS 31 de julio de 1996 ( RJ 1996\6084) , valiosos indicios, STS 1ª 11 de mayo de 1999 ( RJ 1999\3345) , y aunque como es lógico no se refieren a supuestos que tengan relación con el problema de las nuevas tecnologías, y las dificultades que conlleva la existencia de una certeza plena, las hemos traído a colación, para reseñar que en este campo sólo los indicios pueden llevarnos a alcanzar la verosimilitud de las afirmaciones realizadas» .

La inserción deliberada de errores superfluos en la base de datos permitió también a la entidad actora, Programación Integral, SA, verificar la existencia de una copia o volcado de los contenidos de sus bases por parte de TLR Soft, SL. Ante la sospecha de un posible aprovechamiento de los contenidos de sus bases, buscó entre sus clientes aquel que tuviera el mismo domicilio que la entidad demandada. Hallada la posible conexión, la actora procedió a renglón seguido a introducir de propósito una serie de errores o «gazapos» en la bases de datos proporcionada a través de soporte CD-Rom a su cliente, comprobando tiempo después que tales errores se reflejaban en el producto comercializado por la demandada. Dicha comprobación fue recogida en las actas notariales aportadas con la demanda, cuyo contenido fue puesto en duda, sin éxito, por la entidad demandada-apelante (vid. SJPII núm. 2 de Porriño de 11 de noviembre de 2002 y SAP de Pontevedra de 6 de octubre de 2003).

Asimismo, dicha prueba fue concluyente en el caso Aranzadi contra Dealing World, SA, empresa que ofrecía una base de datos de legislación y jurisprudencia a través de un servidor conectado a Internet bajo la denominación de «Telejurisprudencia» y «Telelegislación», cuyo contenido extraía de la base de datos de la editorial actora. La SJPI núm. 3 de Elda (provincia de Alicante), de 2 de julio de 1999 ( AC 1999\1060) estimó íntegramente la demanda. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación Dealing World (dirigido, casi exclusivamente, a cuestionar las diligencias de Comprobación de Hechos seguidas en la instancia sin realizar alegaciones atinentes al fondo del asunto, esto es, la indebida utilización de las bases de datos de la editorial actora por parte de la empresa demandada-apelante), el cual fue desestimado por la AP de Alicante (Sección 5ª), en su S. de 2 de octubre de 2000 ( AC 2000\1603) . Interpuesto recurso de casación, la reciente STS de 30 de enero de 2008 ( RJ 2008\1691) ha declarado no haber lugar al mismo, confirmando las decisiones de las dos instancias.

7 Vulneración de propiedad intelectual y competencia desleal: compatibilidad de las acciones

Ante una infracción de los derechos de propiedad intelectual puede acudirse tanto a la vía penal como civil.

En la vía penal, el art. 270.1 CP dispone: «1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios».

Respecto a las acciones civiles ejercitables, es posible instar, en el procedimiento ordinario que corresponda, el cese de las actividades que atenten contra los derechos del legítimo titular, con la indemnización de daños y perjuicios materiales y morales (acción resarcitoria que prescribe a los cinco años desde que el interesado pudo ejercitarla) y, con carácter previo al inicio de las actuaciones judiciales, la adopción de las llamadas medidas cautelares destinadas a proteger sus derechos con carácter urgente. En particular, puede solicitarse la intervención de los ingresos, suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública, el embargo de los equipos, aparatos y materiales utilizados, etc. (vid. arts. 138 y ss. LPI).

Por otra parte, quien se aprovecha indebidamente de la inversión sustancial realizada por un fabricante de bases de datos mediante el trasvase de datos de una a otra base y reintroduce comercialmente el ejemplar ilícito a muy bajo o ningún coste económico, lo hace con el fin de ofrecer un servicio en directa competencia con dicho fabricante y ello, sin lugar a dudas, permite el ejercicio de las acciones previstas en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD), que en su Preámbulo afirma que para que exista un acto de competencia desleal basta, en efecto, con que se cumplan las dos condiciones previstas en el párrafo primero del art. 2: que el acto se «realice en el mercado» (es decir, que se trate de un acto dotado de trascendencia externa) y que se lleve a cabo con «fines comerciales» (es decir, que el acto -según se desprende del párrafo segundo del citado artículo- tenga por finalidad «promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero»).

Así las cosas, entre operadores que actúan en el mercado con un fin concurrencial, como exigen los arts. 1 y 2 de la LCD, constituye un comportamiento desleal contrario a las normas de la buena fe que deben regir en el mercado competencial «la imitación de prestaciones ajenas… cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno» ex art. 11.2º LCD.

Como señala la SJPII núm. 2 de Porriño de 11 de noviembre de 2002, en su FJ 6º: «La significación de "fines concurrenciales" o "finalidad concurrencial" utilizados por la Ley de Competencia Desleal supone competir en el mercado con unas prestaciones similares con la finalidad de equiparar el producto propio al ajeno para que el prestigio de éste beneficie a aquél en busca de conseguir la misma clientela ( STS 6 de febrero de 2001 [ RJ 2001\543] )» .

Conforme a lo expuesto, ambas acciones son compatibles en el caso de que en la parte actora concurra la doble condición de participante en el mercado y de titular del derecho «sui generis» sobre unas bases de datos. Así lo demuestran las resoluciones judiciales que hemos tenido ocasión de estudiar, en las cuales el trasvase de datos no autorizado de una base a otra se considera un acto desleal, contrario al principio de buena fe, por aprovechamiento del esfuerzo y de las inversiones, tanto dinerarias como de tiempo, realizadas por la fabricante de la base de datos en cuestión.

Sirva de ejemplo la tan citada SJPI núm. 13 de Madrid de 24 de julio de 2001 (caso Aranzadi-El Derecho), que en su FJ 14º realiza las siguientes consideraciones: «… la cuestión se centra en determinar si nos encontramos ante un acto de competencia desleal.

En primer lugar, ha de entenderse como acreditado que tanto en la actora como en la demandada concurren los requisitos de los artículos 1 y 2 de la Ley 3/1991, por cuanto ambas actúan en el mercado editorial de publicaciones jurídicas, y, como es obvio, con un fin concurrencial, sin embargo, hemos de partir de dos principios básicos, como se deriva de los propios principios inspiradores de la citada ley, así el principio de libertad de empresa (artículo 38 CE) y de libre concurrencia en el mercado (artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal), ahora bien, sentados dichos principios, en el modelo de libre competencia que impera en nuestro Ordenamiento Jurídico ha de encuadrarse el principio de que los distintos operadores económicos que actúan en el mercado deben basarse en su propio esfuerzo; y, a la inversa, una manifestación negativa de la buena fe está identificada con aprovecharse, para sí o para tercero, del esfuerzo desplegado por otros participantes en el mercado.

De todo ello se deriva que el artículo 11 LCD establezca, como principio general, en su apartado primero la libre imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, siempre que no estén amparadas por un derecho de exclusiva; empero, con las precisiones del apartado 2, al establecer "No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno".

Para que exista imitación que implique un comportamiento desleal no será necesario que haya una reproducción exacta de la creación ajena sino que también existirá cuando se introduzcan variaciones inapreciables o cuando estas variaciones se refieran a elementos accidentales o accesorios, aunque la doctrina entiende que no existe tal acto desleal cuando se trata de "un acto de imitación recreador", y ello ocurrirá cuando se reproducen elementos accidentales de la prestación imitada, pero se modifica al menos un elemento esencial. Ahora bien, ello no bastará, de conformidad a la dicción del artículo 11.2 para que se trate de un acto de imitación desleal, sino que será preciso que el acto de imitación resulte idóneo para generar asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación o comporte aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno; y tales requisitos no son cumulativos.

Si trasladamos estos requisitos al supuesto de las presentes actuaciones, si como hemos establecido en anteriores fundamentos, se produce el trasvase de los fundamentos de derecho de las resoluciones del Tribunal Supremo en sus distintas Salas del período 1982-1993 de la base de datos de la actora a la de la demandada, hemos de derivar un acto de imitación, de un elemento esencial, cual es los fundamentos de derecho de tales resoluciones, siendo las modificaciones efectuadas por la demandada accesorias; y además se trata de un acto que implica un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en este caso el de la actora, que hubo de hacer una fuerte inversión de dinero y tiempo en la transcripción electrónica de las citadas resoluciones, por lo que hemos de encuadrar el acto como desleal, no sólo con base al artículo 11.2, sino también por cuanto que tal aprovechamiento del esfuerzo ajeno implica un acto contrario al principio de la buena fe a los efectos del artículo 5 de la Ley 3/1991, por cuanto se trata de un caso en que la doctrina y jurisprudencia alemana hablan de la apropiación directa de los resultados del trabajo de otro.

Y tales conclusiones se han de derivar de la propia doctrina de la denominada jurisprudencia menor de nuestras Audiencias, así la SAP Madrid (Sección 21) de 13 de diciembre de 1994 ( AC 1995\37) y SAP Pontevedra (Sección 2ª) de 4 de abril de 1995 ( AC 1995\647) , que aprecian la existencia de un acto de competencia desleal por realización de actos imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno al incluir fotografías de un catálogo o folleto ajeno en catálogo propio; o la SAP Illes Balears (Sección 3ª) 29 de marzo 2000, publicación de una revista de anuncios con el contenido casi idéntico a la publicación del demandante, aprovechándose del trabajo ajeno.

En todos ellos se deriva la protección del esfuerzo de quien lo realiza en primer lugar, con la protección de la inversión tanto dineraria como de tiempo, lo que, en definitiva, se protege en el derecho "sui generis" de los artículos 133 y siguientes LPI, por cuanto ya hemos dicho que esta protección ya venía dada por la Ley de Competencia Desleal, aunque, con la diferencia, que esta ley especial sólo protege a los competidores, a quienes actúan en el mercado, y por contra el derecho "sui generis" da un paso más, no sólo protege frente a los competidores, sino también frente al usuario legítimo, así el artículo 134 LPI (Ley 5/1998).

En consecuencia, es de apreciar en el supuesto de autos un acto de competencia desleal».

Repárese en la enorme importancia que la propia Juzgadora otorga al reconocimiento legal del derecho «sui generis» sobre las bases de datos, sin el cual un eventual aprovechamiento del esfuerzo ajeno podría encontrar solución tan sólo en las normas reguladoras de prácticas de competencia desleal, que operan a posteriori y no siempre satisfacen plenamente los intereses de los productores de bases de datos.

8 La indemnización de daños y perjuicios

Acerca de ella se pronuncia la SJPI núm. 13 de Madrid de 24 de julio de 2001(caso Aranzadi-El Derecho), en su FJ 15º: «En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios, si bien vendrá dada tanto con base al artículo 140 Ley Propiedad Intelectual como con base al artículo 18.5ª LCD, por las razones vistas, ambas acciones se fundamentan en el mismo hecho, el aprovechamiento por parte de la demandada del esfuerzo tanto cuantitativo como de tiempo, en la introducción de las resoluciones a las que se refiere la estimación de la presente demanda, en consecuencia, no puede decirse que la actora tenga derecho a una doble indemnización, pues como dice la STS 1ª 19 de mayo de 2000 ( RJ 2000\3992) "una doble reparación por este concepto, además de producir un enriquecimiento injusto vulneraría el principio 'non bis in idem'", en consecuencia, entendemos que la indemnización por daños habría que ceñirse a la establecida en el artículo 140 de la LPI, la dificultad estriba en determinar los mismos, siempre y cuando no puede existir duda de que al ser las partes competidoras en el mercado concurrencial de publicaciones jurídicas y en concreto de bases de datos de Jurisprudencia, el hecho de que por la demandada se haya infringido el derecho "sui generis" de la base de datos de la actora, en una parte que ha de entenderse al menos cualitativamente importante, tal hecho implica que haya de establecerse la correspondiente indemnización y así lo ha entendido la jurisprudencia, así la STS 1ª 26 de noviembre de 1999 ( RJ 1999\9134) que reproduce la doctrina jurisprudencial de que los daños y perjuicios en cuanto a su existencia no pueden diferirse para ejecución de sentencia, aunque sí cabe diferir la fijación de su cuantía, por lo que diferir su cuantificación a la ejecución no vulnera la doctrina de la Sala, ahora bien "se estima acertado además 'tanto en la perspectiva de que no cabe desconocer el efecto perjudicial derivado de la irrupción en el mercado de una obra competitiva ( sentencia 23 de febrero 1998 [ RJ 1998\1164] ) como en lo que hace referencia a la aplicación de los artículos 123 párrafo primero y 125 párrafo primero de la LPI', en la actualidad artículo 140 LPI, a su vez, como establece la STS 1ª 5 de diciembre de 2000" o ya como una aplicación de la doctrina jurisprudencial que desde diversas perspectivas admite la declaración de existencia de daños y perjuicios cuando el incumplimiento implique necesaria y notoriamente un perjuicio, o de los hechos se desprenda fatal y necesariamente su realidad, por lo que su apreciación se impone por su propia evidencia, de conformidad al principio "in re ipsa loquitur", lo mismo cabe decir de la STS 1ª 29 de octubre de 1999 ( RJ 1999\8164) al entender que los daños y perjuicios se derivan de la propia declaración de un acto como constitutivo de competencia desleal .

Ahora bien, si ello es cierto, la actora escoge en relación a la determinación de daños y perjuicios los que presumiblemente hubiera obtenido de no mediar la utilización ilícita, a los efectos artículo 140 LPI, teniendo en cuenta la adjudicación por acuerdo de 4 de diciembre de 1997 por parte del Consejo General del Poder Judicial a la demandada del contrato del suministro en soporte CD-ROM de las sentencias y demás resoluciones de determinados órganos jurisdiccionales, y su distribución, por cuanto ello supuso un perjuicio evidente para la actora, por la repercusión que tal hecho tuvo para la demandada, en su propia publicidad, así como por el presumible incremento de ventas en los distintos operadores jurídicos, abogados, procuradores, etc., al suministrarse los CD-ROM de la demandada a los distintos Órganos Jurisdiccionales, y la fidelidad de los usuarios de las bases de datos; sin embargo, ha de entenderse como se deriva del propio acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que de no haber sido adjudicado el concurso a la demandada la adjudicación no hubiera correspondido a la actora, por cuanto, tal y como obra en autos, la puntuación fue la siguiente: 20,8 para El Derecho, 19,7 para La Ley y 19,4 para Aranzadi, es decir, si no se hubiera adjudicado a El Derecho la adjudicataria hubiera sido La Unión Temporal de Empresas entre las que figuraba La Ley, por lo tanto, no puede ser un parámetro para determinar los daños y perjuicios la adjudicación efectuada por el Consejo General del Poder Judicial. En consecuencia, ha de entenderse que lo que procede es determinar los daños y perjuicios por la remuneración que la actora hubiera percibido de haber autorizado la reutilización de parte de su Base de Datos correspondiente a las resoluciones del Tribunal Supremo en sus distintas Salas en el período 1982-1993, teniendo en cuenta los costes actualizados que tuvo que soportar la demandante para la transcripción electrónica de las citadas resoluciones, de conformidad con los documentos, facturas, aportadas con la demanda en relación al período 1982-1989, así como el tiempo y coste que presumiblemente supuso para la actora las del período de 1990-1993, y la concreta cuantificación se efectuará en ejecución de sentencia.

En cuanto a los daños morales, es claro que los mismos se han producido, si tenemos en cuenta que para la cuantificación de los mismos no existen en los autos elementos de prueba suficientes, en relación a los extremos a los que se refiere el artículo 140 párrafo segundo de la LPI, en cuanto a las circunstancias de la infracción, pues sólo se deriva el trasvase de los datos de una base de datos a otra, en cuanto a la gravedad de la lesión, ha de tenerse en cuenta que se trata de una reutilización parcial, aunque ésta deba de entenderse como cualificada, y tampoco existen datos acerca de la difusión de la base de datos de la demandada, pues sólo consta en autos, con base a la pericial contable practicada, las pérdidas de la demandada en el período 1994-1998, sin que existan datos posteriores, si tenemos en cuenta la inversión de la actora en cuanto a la localización de los errores coincidentes, así informes, lecturas de sentencias, etc., y teniendo en cuenta la dificultad de determinar los daños morales, procede fijar los mismos en la cantidad de 10.000.000 de pesetas.

A los efectos del artículo 18.5 de la LCD y al ser la publicación de la sentencia un apéndice de la indemnización de daños y perjuicios, procederá acordarla, ahora bien, si tenemos en cuenta que la repercusión será sólo en el ámbito jurídico, procede acordar su publicación en una publicación jurídica periódica de difusión nacional, a determinar en ejecución de sentencia, y naturalmente distinta a las publicaciones periódicas tanto de la actora como de la demandada».

Así las cosas, el art. 140 LPI concede al perjudicado la opción de elegir entre dos modos de cálculo del daño patrimonial: el beneficio que hubiera obtenido presumiblemente de no haber mediado la utilización ilícita, o bien la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

En el concreto asunto litigioso, Aranzadi reclamaba la indemnización del lucro cesante sufrido. Sin embargo, al no resultar debidamente acreditado dicho daño, la sentencia estimó procedente determinar los daños y perjuicios por la remuneración que la actora hubiera percibido de haber autorizado la reutilización de parte de su Base de Datos a la editorial El Derecho, sin que, curiosamente, la mercantil demandante lo hubiese incluido en su petitum siquiera de modo subsidiario. Lo lógico hubiera sido la desestimación de la demanda en este concreto punto peticionado, tal y como sucedió en el caso Programación Integral, SA contra TLR Soft, SL, en el cual, tras haber sido estimada la pretensión resarcitoria en primera instancia, ésta fue desestimada en apelación al no existir datos objetivos que permitiesen presumir cuál hubiera sido el beneficio que hubiere obtenido la actora de haber mediado la utilización ilícita.

Así lo afirma la SAP de Pontevedra (Sección 1ª) de 6 de octubre de 2003, en su FJ 5º: «… Pues bien, aunque de forma poco clara, la demandante parece haber optado por la primera posibilidad -el beneficio, hubiera obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita-, lo que implica indemnizar el lucro cesante pero teniendo en cuenta en este caso -según lo peticionado- los ingresos de la demandada. En esta línea, el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de julio de 1989 ( RJ 1989\5725) (haciéndose eco de otras) se manifiesta en el sentido de que "debe advertirse que el daño, que habría de comprenderse en el lucro cesante, según muy reiterada doctrina de esta Sala [...], requiere datos objetivos, probados como base para estimar la pérdida de cantidades que ha de concentrarse al menos de modo aproximado". Pues bien, en al presente caso la actividad probatoria de la actora ha sido nula en esta dirección, no existiendo ni tan siquiera una pericia que, a través del listado de clientes a los que pudo proporcionar su producto, ilustre a la sala acerca de cuál pudo ser el incremento que en sus beneficios percibió la demandada como consecuencia del ilícito aprovechamiento de los contenidos de la base de datos ajena. Por ello, como expone la sentencia del TS de 26 de junio de 1998 (RJ 1998\5019) , al no existir datos objetivos que permitan presumir cuál hubiera sido ese beneficio (que hubiere obtenido la actora de no mediar la utilización ilícita) y no pudiendo aceptarse que el mismo se fije arbitrariamente, sin ningún dato objetivo en que se apoye tal determinación, debe desestimarse la demanda en cuanto a esa pretensión indemnizatoria sin que quepa deferir al período de ejecución de sentencia la determinación del "quantum", al no existir elementos de juicio que permitan establecer a las bases a que el mismo habría de adecuarse» .

Junto al daño patrimonial, la sentencia condenó a El Derecho Editores a pagar a Aranzadi una indemnización del daño moral de 10.000.000 de las antiguas pesetas.

Tras un detenido examen de las controversias planteadas antes nuestros Tribunales y de cómo éstos las han venido resolviendo, nos da la impresión (esperemos que errónea) de que el infractor del derecho «sui generis» sobre una base de datos difícilmente asume el íntegro coste de la actividad ilícita contra la propiedad intelectual, de tal modo que la protección de las inversiones de los operadores no resulta, hoy por hoy, completamente garantizada.

9 Reseña bibliográfica

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: «Aranzadi contra El Derecho (Valoración de una experiencia)», en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 627, 2004, pgs. 1-7.

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10 Tabla de sentencias citadas

Resolución judicial	Partes litigantes
SJPI núm. 3 de Elda (provincia de Alicante), de 2 de julio de 1999 ( AC 1999\1060)	Editorial Aranzadi, SA contra Dealing World, SA
SAP de Alicante (Sección 5ª), de 2 de octubre de 2000 ( AC 2000\1603)	Editorial Aranzadi, SA contra Dealing World, SA
STJCE (Sala primera) de 11 de enero de 2001 ( TJCE 2001\4)	Comisión de las Comunidades europeas contra Irlanda
SJPI núm. 13 de Madrid, de 24 de julio de 2001 ( AC 2001\1172)	Editorial Aranzadi, SA contra El Derecho Editores, SA
SJPII núm. 2 de Porriño (provincia de Pontevedra) de 11 de noviembre de 2002 ( AC 2002\1739)	Programación Integral, SA contra TLR Soft, SL
SAP de Pontevedra (Sección 1ª), de 6 de octubre de 2003 ( AC 2004\41)	Programación Integral, SA contra TLR Soft, SL
SAP Santa Cruz de Tenerife (Sección 4ª), de 8 de marzo de 2004 ( AC 2004\514)	Canary Guide, SA contra Internetismo, SL,
STJCE de 9 de noviembre de 2004 ( TJCE 2004\318)	The British Horseracing Board Ltd. y otros contra William Hill Organization Ltd.
STJCE de 9 de noviembre de 2004 ( TJCE 2004\319)	Fixtures Marketing Ltd. contra Oy eikkaus Ab
STJCE de 9 de noviembre de 2004 ( TJCE 2004\320)	Fixtures Marketing Ltd. contra Svenska Spel AB
STJCE de 9 de noviembre de 2004 ( TJCE 2004\321)	Fixtures Marketing Ltd. contra Organismos prognostikon agonon podosfairou (OPAP)
STS (Sección 1ª), de 30 de enero de 2008 ( RJ 2008\1691)	Editorial Aranzadi, SA contra Dealing World, SA

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